Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00322-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Febrero de 2008
| Fecha | 21 Febrero 2008 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00322-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil ocho (2008)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00322-01
Actor: LABORATORIOS AMERICA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
LABORATORIOS AMÉRICA S.A., a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Que son nulas las Resoluciones núms. 43429 del 21 de diciembre de 2001, mediante la cual el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 22093 del 29 de julio de 2001 y, en consecuencia, concedió a AMERICAN GENERICS S.A. el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª; y 8919 del 20 de marzo de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 43429 del 21 de diciembre de 2001, confirmándola.
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Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª.
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Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
Como hechos relevantes se señalan los siguientes:
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: El 17 de marzo de 1999 LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "AMERICAN GENERICS" para distinguir LOS productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente 99 16.364.
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: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 476 de 27 de abril de 1999, LABORATORIOS AMÉRICA S.A. presentó demanda de observaciones, con base en su marca "AMÉRICA", clase 5ª, certificado de registro 164.658, en la solicitud anterior que en ese momento cursaba de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª, exp. 98 005.499 y en la existencia del nombre comercial “AMÉRICA” que la opositora viene usando pública e ininterrumpidamente desde 1973.
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: Mediante Resolución 22093 de 29 de junio de 2001 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la demandante y, en consecuencia, negó el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª a LAFRANCOL S.A., quien interpuso los recursos de reposición y apelación contra dicha decisión.
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: Por Resolución 43249 de 21 de diciembre de 2001 se revocó la Resolución 22093 de 29 de junio de 2001, se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca “AMERICAN GENERICS” por el término de 10 años.
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: Contra la Resolución 43249 de 21 de diciembre de 2001 la actora interpuso el recurso de apelación, la cual fue confirmada por Resolución 8919 de 20 de marzo de 2002.
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: La Resolución que desató el recurso de apelación fue notificada personalmente a la demandante el 22 de abril de 2002, por lo cual la acción fue presentada en tiempo el 22 de agosto del mismo año.
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: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. traspasó la solicitud de registro de la marca AMERICAN GENERICS a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A.
I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, la actora adujo lo siguiente:
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Que se violó el artículo 135, literales b) y p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto la Administración ignoró que la marca “AMERICAN GENERICS” carece de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella, frente a los productos farmacéuticos similares de la demandante distinguidos con la marca “AMÉRICA”, máxime cuando la expresión “GENERICS” puede y en ocasiones debe ser usada en el mercado para explicar de qué productos se trata.
Anota que LABORATORIOS AMÉRICA S.A. tiene registrada y vigente su marca “AMÉRICA“, en la clase 5ª, certificado de registro 164.458 y que además usa desde 1973 el nombre comercial “LABORATORIOS AMÉRICA” en forma pública e ininterrumpida.
Añade que la oposición se fundamentó igualmente en la solicitud anterior que de la marca “AMERICAN GENERICS” hizo, y la cual le fue negada en mayo de 2001.
Sostiene que la demandada sólo analizó las pruebas aportadas por la recurrente, cuando ha debido hacerlo comparándolas con las ya existentes, referentes al “uso regular” de la marca “AMÉRICA” y del nombre comercial “AMÉRICA”; y con las facturas de venta, declaraciones de renta y vademecum que de la actora y de sus marcas había en el expediente.
No se explica cómo en 6 meses lo que era para la División de Signos Distintivos irregistrable porque “conceptualmente refieren la misma idea; porque la expresión distintiva es América pues la palabra G. solo indica una cualidad de los productos y que la palabra American se refiere a América” se torne en “similitudes meramente tangenciales”.
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Que se violó el artículo 136, literales a), b) y f), ibídem, pues la marca previamente registrada es “AMÉRICA” y la marca debatida “AMERICAN GENERICS” traduce genéricos de América o genéricos americanos. En materia de productos farmacéuticos, para los cuales se otorgó la marca acusada, existe una clase muy importante de ellas que son los genéricos, es decir, aquellos productos que se comercializan sin marca de producto y que se identifican por su principio activo; con las pruebas que obran en el expediente se demostró que la actora comercializa con permiso del INVIMA productos genéricos, los cuales se identifican con su nombre LABORATORIOS AMÉRICA S.A.
Señala que mal puede registrarse como marca o parte principal de una la palabra “GENERICS”, pues es una palabra que se usa y que además obligatoriamente se debe usar al hacer referencia a los productos farmacéuticos genéricos, sin importar que esté acompañada de otra palabra, pues su significado sigue siendo el mismo.
Si se considerara que al estar acompañada de otra palabra la expresión “GENERICS” es registrable, entonces la otra expresión debe ser registrable, ya que sería imposible pensar que dos palabras irregistrables, en la que una de...
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