Sentencia nº 11001-03-24-000-2001-0263-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 9 de Diciembre de 2004
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2001-0263-01 |
| Fecha | 09 Diciembre 2004 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D.C., nueve (09) de diciembre del dos mil cuatro (2004)
Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0263-01
Actor: SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca BSCH.
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LA DEMANDA
SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, mediante apoderado, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes
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Pretensiones
Que declare la nulidad de resoluciones núms. 20424 de 25 de agosto y 31162 de 30 de noviembre, ambas de 2000 y proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, 09638 de 29 de marzo del 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “BSCH” (mixta y en combinación de colores) solicitada por la actora para distinguir “servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general”, servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.
Que Ccomo consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicita se ordene a la División de S.D. demandada que le conceda el registro de dicha marca, publicar la sentencia que se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial y, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, expida resolución en la que se adopten la medidas necesarias para su cumplimento.
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Los hechos
2.1. El 2 de diciembre de 1999 la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “BSCH” (mixta y en combinación de colores) consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo (pantone 032), el derecho en color azul (pantone 295) y al centro del rectángulo la marca mencionada en color blanco, para distinguir: “servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general” servicios pertenecientes a la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, trámite al cual correspondió el expediente administrativo núm. 99.075779.
2.2. La solicitud fue publicada el 31 de enero del 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 488, contra la cual no se presentó oposición u observación alguna dentro del término de legal.
2.3. El 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED firmaron un “acuerdo a nivel mundial” con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH consistente en la coexistencia de las marcas “BSCH” y “BOSCH”, en el que se incluyó la clase 38, documento que protocolizaron ante el N.F.J.M.S.M. de Madrid, España.
2.4. El 25 de agosto del 2000, mediante la Resolución núm. 20424 la Jefe de División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia negó el registro solicitado por considerar que es confundiblemente semejante con la marca registrada “BOSCH” (mixta) de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH.
3.5. El 30 de octubre de 2000 la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución, con el fin de que fuera revocada, por considerar que a pesar de estar comprendidos los servicios que se pretenden distinguir dentro de la clase 38, no existe confusión entre las marcas mixtas “BSCH” (y en combinación de colores) y “BOSCH” por diferenciarse gráfica, visual, fonética e ideológicamente. Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión mencionada, mediante las resoluciones núms. 31162 de 30 de noviembre de 2000 y 09638 de 29 de marzo de 2001, respectivamente.
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- Normas violadas y concepto de su violación.
La demandante invoca como violados los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 59 del C.C.A.
Al efecto advierte que si bien durante el trámite administrativo antes expuesto estuvieron vigentes las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina, debe aplicarse la última de conformidad con la disposición primera transitoria de la misma, y los pronunciamientos que respecto al conflicto de la ley comunitaria en el tiempo ha proferido el Tribunal Andino de Justicia (Interpretación Prejudicial del 23 de febrero de 1995-Proceso 5-AIP-94).
En lo que hace a los cargos aduce lo siguiente:
3.1. La violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se da en la medida que la Superintendencia, al cotejar la marca solicitada “BSCH” (mixta y en combinación de colores) y la registrada “BOSCH” (mixta) no hizo un examen minucioso y en conjunto de las mismas, puesto que no se tuvo en cuenta que la primera cumple con los requisitos consagrados en dicho artículo para el registro de una marca tales como: distintividad ortográfica, fonética y visual, en relación con la segunda, fundando su negativa de registro en que la combinación de colores incluidas en aquél no posee la fuerza necesaria que permita una coexistencia comercial entre las mismas.
3.2. La violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consiste en que no se tuvo en cuenta que no obstante que las marcas cotejadas distinguen servicios comprendidos en la clase 38, son servicios específicos y concretos, así como los fines que pretenden, puesto que los que la actora pretende identificar con la marca “BSCH” se refieren a actividades financieras y de banco, en tanto que, los que se identifican con la marca “BOSCH” son de vigilancia; de lo cual se desprende que al tener los signos diferentes canales de comercialización, no existe riesgo de confusión para los consumidores en cuanto al origen empresarial de los mismos.
Agrega que es evidente la carencia de análisis en conjunto y de aplicación de los presupuestos y lineamientos de la legislación y jurisprudencia Andinas diseñadas para el cotejo entre marcas. En este sentido, trae a colación diversos pronunciamientos del Tribunal Andino, resaltando las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 1-IP-87, 7-IP-95 y 12-IP-95, publicadas en la Gacetas Oficiales núms. 28 de 15 de febrero de 1998, 189 de 15 de septiembre de 1995, y 199 de 26 de enero de 1996, respectivamente.
3.3. Finalmente, señala que...
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