Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00171-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Junio de 2017
| Fecha | 08 Junio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre el signo DIXES y las marcas DIXIN y DAXET / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - DIX en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Es inapropiable / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son DIXES, DIXIN y DAXET / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo DIXES por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas DIXIN y DAXET
Del análisis de los conceptos reseñados y de las partículas “ES” de la marca solicitada cuestionada e “IN” de la marca opositora “DIXIN”, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “DIXES” y la marca opositora “DAXET”, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la consonante D y la vocal E, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Con relación a la similitud fonética entre el signo cuestionado “DIXES” y la marca opositora “DAXET”, la Sala señala que su pronunciación es diferente, pues la primera expresión se pronuncia DI- XES y la segunda DA - XET. […] Estima la Sala que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión DI con DA, toda vez que terminan en vocales diferentes. Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual se establece que “DIXES”, “DIXIN” y “DAXET” son signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “DIXES” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras. Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de junio de 2011, Radicación 1101-03-24-000-2005-00105-01, C.P.R.E.O. De Lafont Pianeta; de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2001-00299-01, C.P.M.A.V.M.; y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P.M.A.V.M..
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00171-00
Actor: LAFRANCOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA DENOMINATIVA “DIXES” ES DIFERENTE DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS OPOSITORAS “DIXIN” Y “DAXET”, AL CONTENER LA PALABRA DE USO COMÚN “DIX”, QUE DEBE EXCLUIRSE DEL COTEJO, Y TENER RAIZ DIFERENTE CON RESPECTO A LA TERCERA MARCA CITADA
La sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO S.A.- LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 00017194 de 26 de marzo de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), y 00065896 de 31 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la mencionada entidad.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
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: El 24 de mayo de 2011, la sociedad GENFAR S.A. solicitó el registro de la marca “DIXES” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.
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: Al ser publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 630 de 21 de julio de 2011, la sociedad actora formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con sus marcas “DIXIN” y “DAXET”.
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: Que en el término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para contestar la oposición, la sociedad GENFAR S.A. se abstuvo de dar respuesta.
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: Mediante la Resolución núm. 00017194 de 26 de marzo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “DIXES” (nominativa), por considerar, entre otros, que si bien coinciden en el uso de la partícula “DIX”, dicha semejanza se ve diluida, una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del que se aprecian fuertes diferencias fonéticas y visuales.
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: Inconforme con dicha decisión, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto de manera confirmativa por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 00065896 de 31 de octubre de 2012.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las Resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Estimó que se violó el artículo 136, numerales a) y f), de la citada Decisión, toda vez que la Administración consideró que la marca “DIXES” cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos, cuando ello no era así, por cuanto dicha expresión carece de fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, por ser esencialmente confundibles con sus marcas “DIXIN” y “DAXET”.
Afirmó que el signo “DIXES” no es apto para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la citada Clase, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas “DIXIN” y “DAXET”, además de que distinguen la misma clase de productos, frente a los cuales no siempre el público consumidor tiene la oportunidad de confrontar las marcas de manera sucesiva.
Estimó que tal situación lleva a que el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca confunda el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocie por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de LAFRANCOL S.A., cuando no es así.
Señaló que al comparar las marcas, se puede determinar que las mismas son muy similares entre sí: “DIXES” (marca de la sociedad GENFAR S.A.), “DIXIN” y “DAXET” (marcas registradas por la actora).
Anotó que del cotejo anterior, se observa que la denominación “DIXES” reproduce las marcas “DIXIN” y “DAXET”. Respecto del signo “DIXIN”, a su juicio, la solicitante del signo cuestionado, se limitó a reemplazar las letras “I” y “N” por las letras “E” y “S” para así tratar de ocultar una copia sin lograrlo. En cuanto a la marca “DAXET”, la solicitante se limitó a reemplazar las letras “A” y “T” por las letras “I” y “S”.
Consideró que desde el punto de vista ortográfico y fonético, las expresiones enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, dado que la realización de cambios insignificantes a las marcas registradas no otorga distintividad alguna, por el contrario, hace incurrir a los consumidores en error de confusión. Basta hacer una simple comparación entre los signos para establecer sus similitudes.
Desde el punto de vista fonético, también son muy similares, dado que al pronunciar una y otra el sonido es prácticamente el mismo, por lo que resulta muy difícil su diferenciación, ya sea por parte de un consumidor medio o de uno extremadamente diligente, pues los fonemas por los que están compuestos las marcas son prácticamente los mismos, y lo único que hizo la solicitante fue suprimir un fonema para tratar de ocultar la copia y engañar a los consumidores, es decir, el público consumidor podría llegar a creer que dada la gran similitud existente entre las expresiones en conflicto, que distinguen productos similares, éstos provienen de un mismo empresario, atribuyéndole a la marca solicitada las mismas cualidades de los productos registrados con las expresiones “DIXIN” y “DAXET”...
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