Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00457-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Junio de 2017
| Fecha | 08 Junio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo DULOXA y la marca mixta DOLEX / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son DULOXA y DOLEX / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo DULOXA por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca DOLEX
[L]a marca cuestionada “DULOXA” cuenta con 3 sílabas y el signo previamente registrado “DOLEX” está conformado por 2 sílabas. Si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común las letras D-L-X, también lo es que tienen diferentes raíces y terminaciones, dado que la marca “DULOXA” tiene la raíz “DU” y termina en “XA” (en una vocal), mientras que la marca opositora “DOLEX” tiene como raíz “DO” y termina en “LEX” (en una consonante). Dichas marcas tienen secuencias de vocales diferentes, porque en el primer signo están la “U-O-A” y el segundo signo contiene “O-E”, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, toda vez que sus sílabas tónicas se encuentran ubicadas en lugares distintos. En la marca cuestionada se encuentra en la sílaba “LO”, mientras que en la marca previamente registrada se ubica en “LEX”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, cabe señalar que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “DULOXA” (nominativa) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora. Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00376-01, C.P.M.A.V.M.; y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P.M.A.V.M.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00457-00
Actor: GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA “DULOXA” ES DIFERENTE DE LA MARCA OPOSITORA “DOLEX”, AL CONTENER RAICES, TERMINACIONES Y SECUENCIA DE VOCALES DIFERENTES
La sociedad GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 00026867 de 3 mayo de 2013 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
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: El 14 de julio de 2011, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. (en adelante LAFRANCOL) S.A.S.) solicitó el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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: Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 631 de 22 de agosto de 2011, la sociedad actora formuló oposición, con fundamento en la falta de distintividad del signo “DULOXA” (nominativo) y la confundibilidad con la marca notoria y previamente registrada “DOLEX” (nominativa) núm. 52376 en Clase 5ª y “DOLEX” (mixta) núm. 286657 en Clase 5ª, entre otros.
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: Mediante la Resolución núm. 52166 de 30 de agosto de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, negó el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución 00026867 de 3 de mayo de 2013, en la cual revocó la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución acusada violó, por indebida aplicación, los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expresó que se violó el literal h) del artículo 136 de dicha Decisión, por cuanto la SIC ignoró la gran similitud que se presenta entre las marcas “DULOXA” y “DOLEX” como resultado de la reproducción que hace la marca “DULOXA” de la estructura básica D-L-X, así como la protección especial de la que es objeto la marca “DOLEX” consecuencia de su carácter notorio en el mercado colombiano.
Estimó que concurren los requisitos exigidos por la citada norma, en el presente caso, ya que la marca solicitada reproduce su marca notoriamente conocida, manteniendo la estructura básica D-L-X, tal y como se puede apreciar de la comparación que a continuación se hace de ellas: “DOLEX” (marca notoria) y “DULOXA” (marca solicitada).
Que la marca solicitada reproduce tres (3) de los cinco (5) elementos que componen la marca “DOLEX”, manteniendo la estructura básica D-L-X, lo cual genera una semejanza ortográfica, fonética y visual entre ellas, pues el solicitante tomó la misma estructura consonántica D-L-X y le agregó las vocales U-O-A, lo cual no le otorga la suficiente distintividad, dando la idea de que las marcas “DOLEX” y “DULOXA” están relacionadas y, por tanto, llevan al consumidor a pensar que tienen el mismo origen empresarial o uno relacionado.
Adujo que lo anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que la marca “DOLEX” es notoriamente conocida, por lo que está presente en la mente del consumidor, quien la reconoce por su especial grafía y su trayectoria en el mercado.
Advirtió que la SIC, mediante la Resolución 16894 de 29 de marzo de 2011, proferida dentro del Expediente núm. 20006-023-009, negó el registro de la marca “DULOX”, también solicitada por LAFRANCOL S.A.S., con fundamento en la confundibilidad que la misma presenta con la marca notoria “DOLEX”.
Que en vista de lo anterior, no se entiende por qué dicha entidad cambió de parecer en el presente caso, si es claro que la adición de la letra final “A” en nada contribuye a superar tal similitud, teniendo en cuenta que la marca “DULOXA” es derivada de la marca “DOLEX”.
Señaló que en el presente caso se cumple el requisito del mencionado literal h) del artículo 136 de la citada Decisión 486, concerniente a: “que sea un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero”, pues en la vía gubernativa se demostró que la marca “DOLEX” es notoriamente conocida, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la referida Decisión, disposición que enuncia una serie de factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo, razón por la cual la Directora de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012, que dio origen a la Resolución demandada, confirmó la notoriedad de la marca “DOLEX” para los años 1999 a 2009 y declaró probada dicha notoriedad desde el año 2010 hasta junio de 2011.
Que así las cosas, “DOLEX” es una marca notoria en Colombia para el período comprendido entre el año 2010 hasta junio de 2011, dentro del cual se presentó la solicitud de registro de la marca “DULOXA”, por lo que se debió confirmar la Resolución expedida por la Directora de Signos Distintivos, otorgando así la protección especial propia de la marca notoria y negando el registro de la marca “DULOXA”.
Que en lo concerniente con el requisito de “cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, establecido por la citada norma, alegó que el carácter de notoria que tiene la marca “DOLEX” debe protegerse aún sin considerar los productos que pretende amparar la marca “DULOXA”, solicitada por LAFRANCOL S.A.S.; máxime aún, cuando en este caso se pretenden amparar productos farmacéuticos de la Clase 5ª Internacional, que se identifican con la marca registrada y notoriamente conocida “DOLEX”.
Que lo anterior pone de manifiesto que la marca solicitada “DULOXA” se comercializa en el mismo mercado en que lo hacen sus productos y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa, respecto de los productos, e indirecta, respecto del origen empresarial de los mismos, ya que pensará que aquellos productos farmacéuticos que se distinguen con la marca “DULOXA” forman parte de una nueva línea de productos y los adquiere confiado en que éstos son fabricados por la actora.
Resaltó que dado que en ambos casos las marcas solicitadas pretenden...
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