Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00021-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Septiembre de 2017
| Fecha | 28 Septiembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES DIFENAC y la marca nominativa y mixta TRIDEX / PALABRA DE USO COMÚN EN LAS MARCAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS – No lo es DIFENAC y por ello no se excluye del análisis de confundibilidad / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son TRIDEX y STRIDES DIFENAC / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo STRIDES DIFENAC por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas TRIDEX / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a existencia de las similitudes ortográficas en las palabras STRIDES y TRIDEX no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la palabra evocativa DIFENAC, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca TRIDEX, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión […] En lo que se refiere a la similitud fonética, tenemos que la palabra TRIDEX tiene una pronunciación diferente de la palabra STRIDES. […] En lo que se refiere a la similitud ideológica, se tiene que la misma se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, derivada del contenido o del parecido conceptual de los signos. En el presente caso, el signo TRIDEX resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”Para el caso de la marca STRIDES DIFENAC, la Sala encuentra que la palabra DIFENAC resulta ser evocativa del principio activo y la expresión STRIDES es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, la cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarla como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] En este contexto, la Sala considera que una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas farmacéuticas, que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 5ª) y mucho menos clases diferentes (3ª y 35), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando las marcas respectivas son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la que no se evidencia la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 7 de mayo de 015, Radicación 11001-03-24-000-2010-00022-00, C.P.G.V.A.; 28 de julio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00015-00, C.P.G.V.A.; 2 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2010-00023-00, C.P.R.A.S.V..
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00021-00
Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: STRIDES DIFENAC – TRIDEX
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 26686 de 29 de julio de 2008, 30926 de 26 de agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 26686 del 29 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES DIFENAC (MIXTA) Clase 05 Internacional.
2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 30926 del 26 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26686 del 29 de Julio de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 35132 del 19 de Septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26686 de 2008, ya referida.
2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STRIDES DIFENAC (MIXTA) Clase 05 Internacional.
2.5. Condenar en costas a la parte demandada.
3.6. Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (Mayúsculas fijas del original. fls. 20 y 21).
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, presentó solicitud de registro del sigo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588 el 31 de enero de 2008, frente a la cual la parte actora presentó escrito de oposición con fundamento en la titularidad de la marca TRIDEX (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Afirmó que mediante la Resolución 26686 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado.
Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 30926 de 26 agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] no se realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración […] razón por la cual los actos administrativos impugnados son […] actos ilegales por falsa motivación […] que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión […]”.
Adujo que la marca solicitada “[…] es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación DIFENAC […]”.
Agregó que “[…] la denominación DIFENAC, es apócope del principio activo DICLOFENACO, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […]”, por lo que dicha palabra no debe ser tenida en cuenta la realizar el examen de confundibilidad.
Señaló que una palabra de común empleo no puede ser la razón fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo, por cuanto DIFENAC es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida.
Argumentó que la palabra STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES “[…] se le coloque a modo de apellido, DIFENAC, no enerva el citado criterio […]”.
Consideró que, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte gráfica del signo STRIDES DIFENAC (mixto) no le otorga ninguna distintividad, “[…] siendo lo preponderante y significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión DIFENAC está escrita en un tamaño sustancialmente menor, por lo que es evidente que pareciera una parte explicativa de STRIDES […]”.
Asimismo, agregó que entre los signos...
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