Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00021-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Septiembre de 2017
| Fecha | 28 Septiembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00021-00
Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: STRIDES DIFENAC - TRIDEX
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 26686 de 29 de julio de 2008, 30926 de 26 de agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedadTRIDEX FARMACÉUTICA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 26686 del 29 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07 - 128194 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES DIFENAC (MIXTA) Clase 05 Internacional.
2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 30926 del 26 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 - 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26686 del 29 de Julio de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 35132 del 19 de Septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07 - 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26686 de 2008, ya referida.
2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STRIDES DIFENAC (MIXTA) Clase 05 Internacional.
2.5. Condenar en costas a la parte demandada.
3.6. Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (Mayúsculas fijas del original. fls. 20 y 21).
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, presentó solicitud de registro del sigo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588 el 31 de enero de 2008, frente a la cual la parte actora presentó escrito de oposición con fundamento en la titularidad de la marca TRIDEX (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Afirmó que mediante la Resolución 26686 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado.
Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 30926 de 26 agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] no se realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración […] razón por la cual los actos administrativos impugnados son […] actos ilegales por falsa motivación […] que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión […]”.
Adujo que la marca solicitada “[…] es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación DIFENAC […]”.
Agregó que “[…] la denominación DIFENAC, es apócope del principio activo DICLOFENACO, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […]”, por lo que dicha palabra no debe ser tenida en cuenta la realizar el examen de confundibilidad.
Señaló que una palabra de común empleo no puede ser la razón fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo, por cuanto DIFENAC es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida.
Argumentó que la palabra STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES “[…] se le coloque a modo de apellido, DIFENAC, no enerva el citado criterio […]”.
Consideró que, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte gráfica del signo STRIDES DIFENAC (mixto) no le otorga ninguna distintividad, “[…] siendo lo preponderante y significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión DIFENAC está escrita en un tamaño sustancialmente menor, por lo que es evidente que pareciera una parte explicativa de STRIDES […]”.
Asimismo, agregó que entre los signos en conflicto existe similitud fonética, gramatical y ortográfica.
Finalmente, precisó que se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política toda vez no se protegió su derecho de propiedad industrial, al conceder el registro del signo objeto de análisis.
I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Aseveró que la marca concedida no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad actora, dado que la misma es “[…] apta para distinguir en el mercado los productos que ampara, esto es, los comprendidos en la Clase 5 Internacional, la expresión DIFENAC de la marca concedida, NO es necesariamente apócope de DICLOFENACO; DIFENAC por sí sola, NO significa NI refiere el término DICLOFENACO por lo tanto, no había lugar a aplicar la regla de “excepción”, aducida por el actor […]”.
Expresó que “[…] en conjunto y evitando los fraccionamientos, conforme lo refiere la jurisprudencia y la doctrina marcaria, STRIDES DIFENAC + GRÁFICO, no sólo cuenta en su parte denominativa, con una mayor extensión, la cual la hace, visible, ortográfica y fonéticamente diferente de TRIDEX + GRÁFICO y TRIDEX, sino que también, cuenta en su parte gráfica, con unas figuras diferentes y diferenciable de las utilizadas en las marcas TRIDEX (mixtas) así, STRIDES DIFENAC + GRÁFICO, se compone gráficamente de cuatro círculos de tamaño considerable en su parte superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES DIFENAC en un tipo de letra convencional y mayúscula en la parte inferior por su parte, TRIDEX + GRÁFICO se compone en su lado izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su interior contiene una cruz en fondo claro y en el lado derecho la expresión TRIDEX en letra especial y diferenciable ahora, frente a TRIDEX nominativa, salta a la vista, la diferenciación existente entre la marca concedida STRIDES DIFENAC + GRÁFICO y TRIDEX, precisamente, por los elementos adicionales ya mencionados, de la primera […]”.
Agregó que los actos acusados sí tienen un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración y expresan, de forma clara y detallada, los motivos que llevaron a la decisión.
En suma, concluyó que “[…] no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quien, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, no se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. […]”.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD STRIDES ARCOLAB LIMITED. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:
Sostuvo que entre las marcas STRIDES DIFENAC y TRIDEX “[…] no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor...
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