Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00457-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Junio de 2017
| Fecha | 08 Junio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00457-00
Actor: GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LA MARCA “DULOXA” ES DIFERENTE DE LA MARCA OPOSITORA “DOLEX ”, AL CONTENER RAICES, TERMINACIONES Y SECUENCIA DE VOCALES DIFERENTES
La sociedad GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A.,que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 00026867 de 3 mayo de 2013 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 14 de julio de 2011, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. (en adelante LAFRANCOL) S.A.S.) solicitó el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 631 de 22 de agosto de 2011, la sociedad actora formuló oposición, con fundamento en la falta de distintividad del signo “DULOXA” (nominativo) y la confundibilidad con la marca notoria y previamente registrada “DOLEX” (nominativa) núm. 52376 en Clase 5ª y “DOLEX” (mixta) núm. 286657 en Clase 5ª, entre otros.
3º: Mediante la Resolución núm. 52166 de 30 de agosto de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, negó el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución 00026867 de 3 de mayo de 2013, en la cual revocó la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución acusada violó, por indebida aplicación, los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expresó que se violó el literal h) del artículo 136 de dicha Decisión, por cuanto la SIC ignoró la gran similitud que se presenta entre las marcas “DULOXA” y “DOLEX” como resultado de la reproducción que hace la marca “DULOXA” de la estructura básica D-L-X, así como la protección especial de la que es objeto la marca “DOLEX” consecuencia de su carácter notorio en el mercado colombiano.
Estimó que concurren los requisitos exigidos por la citada norma, en el presente caso, ya que la marca solicitada reproduce su marca notoriamente conocida, manteniendo la estructura básica D-L-X, tal y como se puede apreciar de la comparación que a continuación se hace de ellas: “DOLEX” (marca notoria) y “DULOXA” (marca solicitada).
Que la marca solicitada reproduce tres (3) de los cinco (5) elementos que componen la marca “DOLEX”, manteniendo la estructura básica D-L-X, lo cual genera una semejanza ortográfica, fonética y visual entre ellas, pues el solicitante tomó la misma estructura consonántica D-L-X y le agregó las vocales U-O-A, lo cual no le otorga la suficiente distintividad, dando la idea de que las marcas “DOLEX” y “DULOXA” están relacionadas y, por tanto, llevan al consumidor a pensar que tienen el mismo origen empresarial o uno relacionado.
Adujo que lo anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que la marca “DOLEX” es notoriamente conocida, por lo que está presente en la mente del consumidor, quien la reconoce por su especial grafía y su trayectoria en el mercado.
Advirtió que la SIC, mediante la Resolución 16894 de 29 de marzo de 2011, proferida dentro del Expediente núm. 20006-023-009, negó el registro de la marca “DULOX”, también solicitada por LAFRANCOL S.A.S., con fundamento en la confundibilidad que la misma presenta con la marca notoria “DOLEX”.
Que en vista de lo anterior, no se entiende por qué dicha entidad cambió de parecer en el presente caso, si es claro que la adición de la letra final “A” en nada contribuye a superar tal similitud, teniendo en cuenta que la marca “DULOXA” es derivada de la marca “DOLEX”.
Señaló que en el presente caso se cumple el requisito del mencionado literal h) del artículo 136 de la citada Decisión 486, concerniente a: “que sea un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero”, pues en la vía gubernativa se demostró que la marca “DOLEX” es notoriamente conocida, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la referida Decisión, disposición que enuncia una serie de factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo, razón por la cual la Directora de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012, que dio origen a la Resolución demandada, confirmó la notoriedad de la marca “DOLEX” para los años 1999 a 2009 y declaró probada dicha notoriedad desde el año 2010 hasta junio de 2011.
Que así las cosas, “DOLEX” es una marca notoria en Colombia para el período comprendido entre el año 2010 hasta junio de 2011, dentro del cual se presentó la solicitud de registro de la marca “DULOXA”, por lo que se debió confirmar la Resolución expedida por la Directora de Signos Distintivos, otorgando así la protección especial propia de la marca notoria y negando el registro de la marca “DULOXA”.
Que en lo concerniente con el requisito de “cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, establecido por la citada norma, alegó que el carácter de notoria que tiene la marca “DOLEX” debe protegerse aún sin considerar los productos que pretende amparar la marca “DULOXA”, solicitada por LAFRANCOL S.A.S.; máxime aún, cuando en este caso se pretenden amparar productos farmacéuticos de la Clase 5ª Internacional, que se identifican con la marca registrada y notoriamente conocida “DOLEX”.
Que lo anterior pone de manifiesto que la marca solicitada “DULOXA” se comercializa en el mismo mercado en que lo hacen sus productos y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa, respecto de los productos, e indirecta, respecto del origen empresarial de los mismos, ya que pensará que aquellos productos farmacéuticos que se distinguen con la marca “DULOXA” forman parte de una nueva línea de productos y los adquiere confiado en que éstos son fabricados por la actora.
Resaltó que dado que en ambos casos las marcas solicitadas pretenden identificar productos farmacéuticos, el perjuicio que la coexistencia de las mismas causará al público consumidor es incalculable y gravísimo, toda vez que de crearse confusión entre dos productos farmacéuticos, se afectará la salud del paciente.
Aseveró que el requisito “cuando su uso es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”, exigido en la norma en estudio, también se encuentra presente en el caso concreto, como quiera que las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales, que se presentan entre la marca notoria “DOLEX” y la marca “DULOXA”, sin duda le generarán al consumidor un riesgo de confusión entre sus productos y los de LAFRANCOL S.A.S.
Manifestó que dada la imitación que hace la marca “DULOXA” de la marca notoriamente conocida “DOLEX”, se diluirá el carácter distintivo de ésta, generando una dispersión de la identidad y retención de la misma en la mente del público, pues como resultado de la amplitud de la difusión que la marca ha tenido en el mercado desde hace muchísimos años, el público consumidor la reconoce como una marca de propiedad de la actora con mayor tradición en Colombia.
Así mismo, expresó que con el registro de la marca “DULOXA” se estaría generando un riesgo de uso parasitario, consistente en el riesgo de que LAFRANCOL S.A.S. se aproveche del prestigio de la marca “DOLEX” para su beneficio propio.
Concluyó que la SIC violó la norma aludida al haber permitido el registro de la marca “DULOXA” (nominativa) en la Clase 5ª Internacional, por ser similarmente confundible con la marca notoriamente conocida “DOLEX”, tal y como quedó demostrado en la comparación de las marcas y en el análisis de confundibilidad de las mismas.
Alegó que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca “DULOXA” (nominativa) y no tener en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma se encuentran presentes en el caso concreto, pues desconoció que la marca es semejante a la anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, pues “DULOXA” y “DOLEX” presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.
Desde el punto de vista ortográfico, señaló que “DULOXA” reproduce tres (3) de los cinco (5) elementos que componen la marca “DOLEX”, por cuanto el solicitante se limitó a reproducir la estructura básica D-L-X, cambiando tan sólo las vocales de la marca, modificaciones...
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