Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00129-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Octubre de 2017
| Fecha | 27 Octubre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00129-00
Actor: DATECSA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: DATECSA Y ATECSA
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad DATECSA S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 30872 de 25 de junio de 2009, 37504 de 27 de julio de 2009 y 49804 de 30 de septiembre de 2009, por medio de las cuales se negó el registro de la marca DATECSA (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedadDATECSA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 30872 del 25 de junio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se niega el registro de la Marca Datecsa para distinguir servicios de la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 37504 del 27 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 30872 del 25 de junio de 2009, también proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos.
2.3. Se declare la Nulidad de la Resolución No 49804 del 30 de septiembre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No 30872 de 25 de junio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmando la negación del Registro de la Marca DATECSA, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.4. Igualmente y como consecuencia de las nulidades anteriores, y a título de restablecimiento del derecho, y a favor de la sociedad DATECSA S.A., solicito se haga las siguientes declaraciones:
2.4.1. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, inscribir en los libros de propiedad industrial el certificado de registro para la marca DATECSA para la clase 35 a favor de la sociedad DATECSA S.A.
2.5. Que se ordene la publicación de la sentencia, que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2.6. Que se ordene a la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento, todo de acuerdo al Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad DATECSA S.A., presentó solicitud de registro del sigo DATECSA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 598 de 28 de noviembre de 2008, frente a la cual no se presentaron oposiciones.
Afirmó que mediante la Resolución 30872 de 25 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo solicitado, por cuanto la sociedad AYUDA TÉCNICA Y DE SERVICIOS S.A. tiene el registro de la marca ATECSA (mixta) para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Recordó que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 37504 de 27 de julio de 2009 y 49804 de 30 de septiembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión en mención.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] la marca DATECSA tiene la capacidad de distinguir servicios de la clase 35 en el mercado, pues no existe solicitud o registro de marca alguna que le reste dicha aptitud, ni tampoco se trata de una expresión genérica o descriptiva, y negar su registro por considerarla confundible con la marca ATECSA es una violación a las citadas normas por falta de aplicación […]”.
Adujo que el signo solicitado cuenta con otros elementos como son los gráficos, ortográficos y conceptuales que le otorgan la distintividad necesaria para ser registrada como tal.
Advirtió que entre los signos en conflicto “[…] no existe similitud conceptual que cause semejanza ideológica […]” y que “[…] tampoco existe confusión en lo que se refiere a su aspecto visual, fonético e ideológico, ya que cada marca representa ideas y conceptos diferentes […]”.
Resaltó que el análisis de registrabilidad realizado “[…] fue indebido y equivocado, toda vez que no se hizo respecto de la totalidad de los elementos que la componen sino que la fraccionó, creando con ello una descomposición de las marcas […]”.
Señaló que los servicios que pretende amparar el signo solicitado son restringidos y diferentes a los que distingue la marca ATECSA sobre la cual se negó el registro.
Recodó que una cosa es la venta, comercialización y distribución de equipos electrónicos y otra los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.
I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Aseveró que los signos en cuestión presentan semejanzas que generan confusión directa e indirecta en el público consumidor, lo anterior desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético. Además que el signo no goza de suficiente distintividad.
Señaló que “[…] el signo solicitado puede conducir al consumidor que se trate de una marca innovada de la registrada ATECSA, presentando similitud […]”.
Resaltó que resulta evidente que “[…] los servicios que pretende identificar la marca solicitada DATECSA se encuentran inmersos dentro de la cobertura de la marca registrada ATECSA (MIXTA) de la clase 35 Internacional […]”.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD AYUDA TÉCNICA Y DE SERVICIOS S.A. El tercero con interés directo en las resultadas del proceso a pesar de haber sido notificado en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo demandatorio.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 010-IP-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
“[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DATECSA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.
CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario...
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