Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00417-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Marzo de 2018
| Fecha | 08 Marzo 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00417-00
Actor: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “IMPULSOR” (MIXTA) Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “IMPULSOR” (NOMINATIVA) TIENEN IDENTIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA ORTOGRÁFICO, FONÉTICO E IDEOLÓGICO Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO, PUES PODRÍAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN.
La sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 50555 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se niega una solicitud de registro”, y 02543 de 28 de enero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 07855 de 24 de febrero de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “IMPULSOR” (mixta),para distinguir los productos dela Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3ª. Que, se condene en costas a la parte demandada.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 17 de diciembre de 2007, la sociedad actora presentó solicitud de registro de la marca “IMPULSOR” (mixta), para distinguir, de manera restringida, productos veterinarios de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Contra dicha solicitud de registro la sociedad P.F.M. formuló oposición, bajo el argumento de que los productos veterinarios de la marca solicitada por la actora eran confundibles con los productos farmacéuticos de uso humano del signo distintivo “IMPULSOR” (nominativo), que también distingue productos de la misma Clase 5ª.
3º: A través de la Resolución nro. 50555 de 28 de noviembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad P.F.M. y, en consecuencia, negó el registro de la marca “IMPULSOR” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la actora, con fundamento en que la marca solicitada estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el litera a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
3º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
4º: El recurso de reposición fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución nro. 02543 de 28 de enero de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y, en igual sentido, el de apelación, mediante la Resolución nro. 07855 de 24 de febrero de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que, se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por indebida aplicación, toda vez que no se tuvo en cuenta que la marca solicitada posee una parte gráfica preponderante y significativa que le otorga suficiente distintividad.
Manifestó que, la demandada desconoció la aplicación de la regla de especialidad, dado que a pesar de que los signos en conflicto pertenecen a la misma clase internacional, los mercados a los cuales van dirigidos son completamente diferentes, como quiera que la marca registrada “IMPULSOR” (nominativa) identifica productos farmacéuticos de uso humano y la marca solicitada “IMPULSOR” (mixta) distingue, de manera restringida, productos veterinarios.
Adujo que, no existe la relación de productos a distinguir entre los signos cotejados.
Explicó que, los productos farmacéuticos de uso humano no se necesita que se usen en conjunto o complementariamente con productos de uso veterinario, máxime si en este caso los productos cotejados no tienen las mismas características comunes, ni la misma finalidad y mucho menos se intercambian entre sí, los canales de comercialización son diferentes al igual que los medios de publicidad, por lo que no existe riesgo de confusión o identidad en el género o especie.
Indicó que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que la SIC incurrió en falsa motivación al expedir las resoluciones acusadas, pues a juicio de la actora, no efectuó un examen juicioso y de fondo, desconociendo con ello la regla de especialidad aplicable para el cotejo entre las marcas en conflicto.
Alegó que se violó el artículo 151, ibidem, por indebida interpretación, por cuanto el hecho de que las marcas en controversia se encuentren dentro de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no es óbice para que la administración negara el registro de la marca solicitada sin tener en cuenta al consumidor medio.
Señaló que, se violó también el artículo 61 de la Constitución Política, dado que la SIC debió conceder el registro de la expresión “IMPULSOR” (mixta) como marca para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, con las resoluciones acusadas, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Manifestó que, los signos en disputa apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que el signo solicitado “IMPULSOR” (mixto) y la marca registrada “IMPULSOR” (denominativa) son idénticos en los campos ortográfico y fonético, ya que el elemento denominativo es el predominante.
Adujo que, el signo solicitado pretende distinguir productos “ya protegidos y/o relacionados” con los que ampara la marca previamente registrada. En ese sentido, los consumidores podrían creer que la misma sociedad productora de farmacéuticos ha ampliado su campo de acción para producir también productos veterinarios.
Indicó que, se está frente a un tema de salud de los consumidores, por el riesgo en que pueden incurrir estos, al confundir un producto veterinario con uno de consumo humano, ante la evidente similitud en sus denominaciones, que de presentarse dicha situación, sus efectos serían nocivos y fatales para los consumidores.
Sostuvo que se negó el signo solicitado por existir riesgo de confusión con la marca previamente registrada, al presentarse identidad entre los signos de tipo visual, fonético y gramatical, además de existir identidad de los productos amparados.
Estimó que no se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustan a derecho.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“[…]
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no...
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