Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00105-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Abril de 2018
| Fecha | 26 Abril 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00105-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO- DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULOS 134 Y 136 LITERAL A)
La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad Bavaria S.A, por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones15804 del 31 de marzo de 2009, 28268 de 29 de mayo de 2009 y 43167 del 28 de agosto de 2009, expedidas por la Superintencia de Industria y Comercio, mediantes las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad C.I. CERVECERÍA POLAR C.A, con base en el registro marcario “M.P.” (mixta) y se denegó el registro de la marca denominativa “M.P.” (denominativa), para distinguir productos de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
El demandante, actuando por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A), instauró ante esta Corporación, demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No 15804 del 31 de marzo de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de abril de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-081.259, mediante la cual se negó a la sociedad Bavaria S.A el registro de la marca M.P. en la clase 32 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Cervecería Polar C.A.
2. Declarar la nulidad de la Resolución No 28268 del 29 de mayo de 2009 y notificada por fijación en lista del 2 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-081.259, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No 15804 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por BAVARIA S.A.
3. Declarar la nulidad de la Resolución No 43167 del 28 de agosto de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de septiembre de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-081,259 , mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por BAVARIA S.A contra la resolución No 15804, confirmando la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca Maltín Power en la clase 32 internacional a nombre de la sociedad Bavaria S.A y declarando fundada la oposición presentada por Cervecería Polar C.A.
4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:
i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada MALTIN POWER en la clase 32 internacional, a nombre de BAVARIA S.A.
ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa Cervecería Polar C.A contra la solicitud de registro de la marca M.P. en la clase 32 internacional a nombre de Bavaria S.A tramitada bajo el expediente No 08-081.259.[…]” (Mayúsculas tomadas del original)
I.2. Los hechos
Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor:
El 5 de agosto de 2008, por intermedio de apoderado la sociedad Bavaria S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “Maltin Power” para distinguir productos de clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud le fue asignada el expediente administrativo 08-081.259, y fue publicada posteriormente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597 del 31 de octubre de 2008.
Una vez publicada la solicitud, la sociedad C.I Cervecería Polar C.A formuló oposición con base en la titularidad de los registros marcarios mixtos M.P., con certificados de registro 296603 y 321021, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 15804, de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca solicitada.
Contra el citado acto administrativo, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución 28268 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución 43167 de 28 de agosto de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora estimó que los actos administrativos enjuiciados transgredieron la norma en que ha debido fundarse los actos administrativos, en particular, lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que disponen:
“[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas lo signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicios al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas:
Las palabras o combinaciones de palabras.
Las imagines , figuras, símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos,
Los sonidos y olores,
Las letras y los números,
Un color delimitado por una forma o combinación de colores,
La forma de los productos sus envases o envolturas ,
Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]
Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero en particular cuando:
S. idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
Refiriéndose a la doctrina, a los pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, insiste que los actos administrativos proferidos por la administración son nulos en virtud de que el registro de la marca “M.P.” (denominativa) procede en tanto que goza de suficiente distintividad y no es confundible con la marca “M.P.” (mixta).
Recalcó que la negativa del registro de la marca “M.P.” (denominativa) no se puede fundamentar con base en elementos puramente descriptivos y genéricos sobre los cuales es imposible y contrario a la ley reclamar una exclusividad y el monopolio. El registro solicitado cuenta con suficientes elementos diferenciadores desde el punto de visto gráfico y conceptual que impiden la presencia de un eventual riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor.
Recordó que para aplicar la prohibición del registro marcario dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la normativa comunitaria es necesario que concurran dos requisitos: i) que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados y ii) que la identidad o semejanza aludida provoque o pueda provocar error o confusión real en el mercado.
Considera que la expresión “M.” es expresión débil para amparar productos de la clase 32 antes citada, puesto que dentro de esta clasificación existen múltiples registros marcarios que incluyen esta raíz correspondiente a las expresiones “Maltin/ Malta”, sin que esto implique su irregistrabilidad.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
Mediante auto del 22 de abril de 2010, se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad Bavaria S.A en contra de las resoluciones antes referidas, ordenando notificar de la misma a la Superintendente de Industria y Comercio, al Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado y a la sociedad C.I Cervecería Polar C.A como tercero interesado.
III.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron escritos de contestación de la demanda, en las cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones:
III.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó no despachar favorablemente las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda de la referencia por cuanto carecen de apoyo jurídico y un sustento legal, en consideración a lo siguiente:
No se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo contrario las decisiones atacadas se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso en concreto.
Manifestó que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión entre el público consumidor.
En el caso en concreto una...
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