Sentencia nº 11001-03-24-000-2014-00046-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Diciembre de 2018
| Fecha | 10 Diciembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / USO DE LA MARCA - Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - No p rocede respecto de la marca SANI- LYX para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza
[P]ara determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Así las cosas, la Sala debe referirse a las pruebas allegadas allegadas a la actuación administrativa y al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad SANI LAB LIMITADA ha usado o no la marca “SANI- LYX” (nominativa), para distinguir “[…] producto farmacéutico en polvo para preparar solución desodorante antitraspirante […]” de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el período comprendido entre el 16 de agosto de 2009 y 16 de agosto de 2012 (tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación del registro de la citada marca, la cual fue presentada el 16 de agosto de 2012 por la sociedad demandante), a efectos de establecer si el acto administrativo acusado se ajusta a la legalidad requerida en la Decisión 486. […] Las anteriores pruebas reseñadas demuestran que durante el período comprendido entre los años 2009 y 2012 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “SANI-LYX”), la sociedad SANI LAB LIMITADA usó en forma real y efectiva la marca “SANI-LYX”, para identificar un “[…] producto farmacéutico en polvo para preparar solución desodorante antitraspirante […]” de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que se cumple el presupuesto establecido en el artículo 166 de la Decisión 486, consistente en que los productos identificados con la citada marca fueron puestos en el comercio en la cantidad y modo que normalmente corresponde a su naturaleza.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
R adicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2014 - 00046 - 00
Actor: LABORATORIOS INCOBRA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia : PARA DETERMINAR EL USO DE UNA MARCA DEBE DEMOSTRARSE QUE ESTA HAYA SIDO UTILIZADA DE MANERA REAL Y EFECTIVA EN LOS TRES AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.
La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA,presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Es nula la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación",expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la sentencia, la Resolución correspondiente, en la cual se confirme la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 56.127 de la marca nominativa “SANI-LYX” de la sociedad LABORATORIO SANI LAB Y COMPAÑÍA LIMITADA, en adelante SANI LAB LIMITADA, para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el día 16 de agosto de 2012 solicitó la cancelación total por no uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) de la sociedad SANI LAB LIMITADA, la cual distingue productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.
2°: Indicó que, en ejercicio del derecho preferente, el 17 de agosto de 2012 solicitó el registro de la marca "SANY-LYX" (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la citada Clase 5ª Internacional.
3°: Que el 12 de diciembre de 2012, la sociedad SANI LAB LIMITADA dio respuesta a la solicitud de cancelación de la marca "SANI-LYX" (nominativa).
3°: Agregó que mediante la Resolución núm. núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió cancelar totalmente por no uso la marca "SANI-LYX" (nominativa) de la sociedad SANI LAB LIMITADA, para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
5º: Señaló que el 19 de febrero de 2013, la sociedad SANI LAB LIMITADA interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012.
6º: Expresó que mediante la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución apelada y, en consecuencia, canceló parcialmente la marca "SANI-LYX" (nominativa), Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir la Resolución acusada, violóel artículo 165, en especial el inciso 3°, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina porque la marca ha debido cancelarse totalmente, en razón a que para el único producto que se probó el uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) fue para un desodorante antitranspirante y no para un medicamento o producto farmacéutico.
Indicó que en la contestación a la solicitud de cancelación por no uso, el titular de la marca "SANI-LYX" (nominativa) solo aportó pruebas correspondientes a un un desodorante antitranspirante, cuya forma de presentación es un polvo, siendo un cosmético con notificación sanitaria obligatoria y no un producto farmacéutico o medicamento con registro sanitario.
Trajo a colación el Decreto 219 de 30 de enero de 1998, que en su artículo 2° señala la definición legal de cosmético, la cual, a su juicio, encaja con lo que es el producto desodorante de la marca "SANI-LYX" (nominativa).
Aseguró que ninguno de los elementos que componen el desodorante "SANI-LYX" lo convierten en un medicamento debido a que la sudoración no es una enfermedad y que el problema del titular de la marca "SANI-LYX" (nominativa) es queno tenía un registro marcario de desodorantes y cosméticos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino un registro marcario en la referida Clase 5ª, pero que nunca fue usado para distinguir productos comprendidos en esta última.
Agregó que lo anterior obligó a la sociedad SANI LAB LIMITADA a tratar de demostrar que los desodorantes en polvo son medicamentos, con el fin de que no fuera cancelado el registro para la Clase 5ª, el cual no distingue desodorantes y que es el único producto con que dicha sociedad usa la marca "SANI-LYX" (nominativa).
Manifestó que en la Resolución núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012, mediante la cual se canceló totalmente por falta de uso la marca en mención, la Directora de Signos Distintivos no obró equivocadamente por cuanto no se demostró el uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) para ningún producto de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza porque todas las pruebas presentadas iban dirigidas a demostrar la fabricación y comercialización de un desodorante de la Clase 3ª Internacional.
Anotó que la Decisión 516 de 15 de marzo de 2002 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone en su artículo 5° que los productos requieren de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) para su comercialización o expendio en la subregión y establece los requisitos que deberán acompañar a dicha Notificación Sanitaria Obligatoria y la solicitud de reconocimiento de código de identificación asignado por la Autoridad Nacional Competente para facilitar el etiquetado, la vigilancia y el control sanitario.
De conformidad con lo anterior, señaló que así la sociedad SANI LAB LIMITADA pretenda demostrar que el producto protegido por la marca "SANI-LYX" (nominativa) es un producto farmacéutico, éste corresponde a un producto cosmético porque de lo contrario el INVIMA (que es la autoridad sanitaria competente en Colombia) no le hubiera expedido una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), que es la que se otorga para productos cosméticos, sino que, por el contrario, hubiera indicado al titular que debía tramitarlo como registro sanitario de medicamento o producto farmacéutico.
En consecuencia, expresó que una vez establecido que el producto "SANI-LYX" no es un producto farmacéutico, sino un producto cosmético, las facturas y las certificaciones de clientes aportadas como pruebas con la contestación a la acción de cancelación por SANI LAB LIMITADA no debieron ser apreciadas y tenidas como tales por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la Resolución acusada, para determinar la existencia del uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa), que distingue un producto farmacéutico, debido a que dichas facturas corresponden a un producto cosmético.
Adujo que los estudios de las Universidades del Atlántico y de Cartagena, los cuales fueron aportados por la sociedad SANI LAB LIMITADA, versan sobre un producto que ha de considerarse como medicamento, pero que no corresponde al mismo que hacen referencia las demás pruebas obrantes en el expediente de la acción de cancelación, habida cuenta de que dichas pruebas versan sobre un...
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