Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00116-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Noviembre de 2018
| Fecha | 30 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2011 - 00116-00
Actor : MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia : REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED , por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 61255 del 5 de noviembre de 2010, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO revocó la decisión contenida en la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009 y, en su lugar, negó el registro de la marca MC (mixta) , para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED , presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 85 de Código Contencioso Administrativo en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1- Que se declare nula la Resolución No 61255, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 5 de noviembre de 2010, por medio de la cual:
Se revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución No 15639 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 31 de marzo de 2009, en el sentido de negar de oficio el registro de la marca MC (Mixta) en la Clase 29, con fundamento en la marca MC (nominativa) No 400825, registrada en la clase 29, a nombre de McDONALD'S CORPORATION; y
Se negó el registro de la marca solicitada MC (mixta), para identificar “extractos de carnes, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsa de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsa para pasabocas y mezclas de salsas; base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas”, en la Clase 29 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED.
Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.
2. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, se ordene lo siguiente:
Que se confirmen las decisiones contenidas en la Resolución No 15639 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de marzo de 2009 y en las Resoluciones No 25385 del 22 de mayo de 2009 y No 39834 de 31 de julio de 2009, dictadas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que se conceda el registro de la marca MC (mixta) en la clase 29 Internacional a nombre de MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, por no presentar semejanzas respecto de la marca MC (nominativa) No 400825, fundamento de la negación, que pueda causar riesgo de confusión o de asociación […]” (Mayúsculas tomadas del original).
I.2. Los hechos
Manifestó que el día 21 de octubre de 2005 la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, solicitó el registro de la marca MC (mixta) para amparar: “[…] extractos de carnes, futas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsa de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsa para pasabolas y mezclas de salsas; base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional.
Expresó que estando dentro del término legal, la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento en las marcas MAC, en las clases 29, 30 y 31, de su propiedad.
Indicó que el 13 de enero de 2006, la sociedad McDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD presentó escrito de oposición contra la solicitud de registro, con fundamento en la marca MC y sus marcas registradas McDONALDS en las clases 29, 32 y 42.
Informó que el 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009, declaró infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad McDONALDS PROPERTY COMPANY y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS y concedió el registro de la marca MC (mixta) en la clase 29ª a nombre de MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED.
Señaló que dentro del término legal, las sociedades McDONALDS PROPERTY COMPANY y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009
Indicó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 25385 del 22 de mayo de 2009, resolvió el recurso de reposición presentado por McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY contra la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación.
Expresó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 39834 del 31 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición presentado por Manufacturas Alimenticias de Colombianas Ltda., en contra de la Resolución 15639 de 31 de marzo de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación.
Informó que el 15 de octubre de 2009, el apoderado de la sociedad McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY, debidamente facultado, solicitó el desistimiento de la oposición en contra de la solicitud de registro de la marca MC (mixta) a nombre de M..
Manifestó que el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial mediante la Resolución 61255 del 5 de noviembre de 2010, decidió lo siguiente:
Aceptó el desistimiento de la oposición presentada por McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LTD.
Declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA y negó de oficio el registro de la marca MC (mixta) en clase 29 Internacional, con fundamento en la marca MC (nominativa), certificado 400825, registrada en clase 29 a nombre de McDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY.
Revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución 15639 del 31 de marzo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y negó el registro de la marca MC (mixta) a nombre de McCORMICK.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas, violó el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expresó que la marca MC (mixta) es una marca derivada de las marcas registradas McCORMICK (mixtas), lo cual debió ser considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio ya que su diseño coincide con las registradas en las clases 29 y 31 desde el año 1974 y en la clase 30 desde el año 1979.
Indicó que la marca solicitada a registro goza de suficiente distintividad para ser registrada, ya que consiste en un diseño caprichoso de las letras MC, unidas de manera distintiva, y con letra única que no corresponde a una letra única que no corresponde a ninguna fuente comúnmente conocida.
Adujo que existe anterioridad de las marcas de McCORMICK & COMPANY INCORPORATED frente a la marca MC de McDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, pues la marca M. fue utilizada desde 1897 y la versión que actualmente está utilizando, ha sido utilizada desde 1963.
Señaló que la marca M. ha sido utilizada a nivel mundial aproximadamente desde el año 1900, lográndose posicionar como una de las marcas más importantes en la industria de productos alimenticios a nivel mundial y podría afirmarse que se trata de una marca notoria.
Argumentó que la expresión MC es una expresión de uso común y, por lo tanto, no es posible otorgar un monopolio exclusivo sobre estas a un solo competidor, toda vez que los términos comúnmente utilizados en el mercado, no son susceptibles de apropiación exclusiva por parte de ningún tercero.
Indicó que la marca solicitada no es similarmente confundible con la marca MC de MCDONALD'S sino que por el contrario puede coexistir con estas, sin crear riesgo de confusión alguno que pueda inducir al consumidor en error.
Expresó que la marca solicitada está limitada para amparar productos específicos que no son comercializados en los mismos establecimientos en los que se puede adquirir los productos MCDONALD'S.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda,...
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