Sentencia nº 11001-03-24-000-2012-00322-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00322-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 30-05-2019)
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 30 Mayo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00322-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo PRODISABOR y el nombre comercial PRODISABOR / USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba de ser real, constante y efectivo en el mercado / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es sabor / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo PRODISABOR por ser idéntico al nombre comercial PRODISABOR y existir riesgo confusión y asociación
La Sala encuentra que la marca nominativa solicitada PRODISABOR reproduce sin modificaciones ni adiciones el nombre comercial protegido PRODISABOR, […] Como lo establece la Interpretación Prejudicial, la Sala encuentra que “[…] todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales […]”. Por lo tanto, ante la presencia de signos idénticos, más allá de precisar su identidad ortográfica y fonética, se hace innecesario ahondar en el cotejo sobre las semejanzas de los signos. C. de lo expuesto, entre la marca solicitada y el nombre comercial protegido existe identidad ortográfica y fonética que le resta a la marca nominativa solicitada la fuerza distintiva requerida que permita al consumidor diferenciarla del nombre comercial protegido. […] La Sala, al analizar la existencia del derecho sobre el nombre comercial protegido, concluye que la actividad empresarial amparada por el mismo incluye actividades empresariales relacionadas con la fabricación y comercialización de esencias para panaderías y reposterías. Por otro lado, la parte demandada concedió el registro de la marca nominativa solicitada para identificar “panadería, pastelería, confitería, levadura, polvos para esponjar, condimentos, galletería y todo tipo de especias”. En este orden, la Sala considera que teniendo en cuenta el significado ordinario de los productos y sin hacer un análisis extensivo, la actividad empresarial amparada por el nombre comercial protegido hace referencia a la elaboración y comercialización de insumos y materias primas para la panadería y repostería, es decir, la oferta de materias primas para la elaboración de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza amparados por la marca nominativa solicitada. Se trata de una actividad cuyo resultado son productos de la misma naturaleza de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que las esencias, ofrecidas dentro del giro de negocios de la parte demandante, son productos de pastelería en sí mismas consideradas y, por lo tanto, coinciden con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza amparados por la marca nominativa solicitada. Además, para la Sala, la actividad amparada por el nombre comercial protegido tiene una vinculación directa con los productos amparados por la marca nominativa solicitada, en la medida que ostentan relación de oferta de materia prima y producto terminado y, por lo tanto, vista la identidad entre los signos, existe la posibilidad de que miembros del círculo empresarial asuman que los productos ofrecidos y actividades desarrolladas provienen de un mismo origen empresarial. En suma, la coexistencia de la marca solicitada y el nombre comercial protegido estaría dirigida al mismo sector del mercado, mismos consumidores y por lo tanto, se ofrecerían en circunstancias de uso que pueden originar riesgo de confusión y asociación. La Sala concluye que los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. En suma, se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca nominativa solicitada PRODISABOR para identificar “panadería, pastelería, confitería, levadura, polvos para esponjar, condimentos, galletería y todo tipo de especias” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es idéntica al nombre comercial protegido PRODISABOR, que ampara actividades empresariales relacionadas con la fabricación y comercialización de esencias para panaderías, reposterías e industrias en general, y la coexistencia de ambos respecto de los mencionados productos y actividades empresariales causaría riesgo confusión y asociación, motivo por el cual el cargo estudiado tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00322-00
Actor: PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Tema: PROTECCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN. MARCA NOMINATIVA PRODISABOR
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Productora y Distribuidora de Sabores y Aromas Prodisabor S.A.S., en ejercicio de la acción de nulidad relativa, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29915 de 19 de junio de 2009, 58148 de 17 de noviembre de 2009 y 25380 de 26 de abril de 2012.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
- Productora y Distribuidora de Sabores y Aromas Prodisabor S.A.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], presentó demanda invocando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 138[2] de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011[3], en adelante Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual se fundamenta en el literal b) del artículo 136[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante Decisión 486, por lo que se interpreta como acción de nulidad relativa como lo establece el artículo 172[6] de la Decisión 486
- La demanda se presentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29915 de 19 de junio de 2009, “Por cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Resolución núm. 58148 de 17 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, de la Resolución núm. 25380 de 26 de abril de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La parte demandada, a través de las mencionadas resoluciones, concedió el registro de la marca nominativa PRODISABOR para identificar “panadería, pastelería, confitería, levadura, polvos para esponjar, condimentos, galletería y todo tipo de especias”, productos comprendidos en la Clase 30 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza
- La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro núm. 449118 asignado a la marca nominativa PRODISABOR para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]:
“[…]
PRIMERA.- Declárese la Nulidad de las Resoluciones Nos. 29915 de 2009 y 58148 de 2009 expedidas por la Dirección de Signos Distintivos antes División de Signos Distintivos, así como la Resolución 25380 de 2012 expedida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales, se concedió la marca nominativa PRODlSABOR a la sociedad PRODIA S.A., y se declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR E.U., ahora PRODUCTORA y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S.
SEGUNDA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título de restablecimiento del derecho, ordénese la cancelación del certificado de registro 449118 vigente hasta el 19 de junio de 2019, para la marca PRODISABOR.
TERCERA.- Prevéngase a la...
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