SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00423-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 13-06-2019
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 13 Junio 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00423-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo mixto WEST y la marca mixta WEST QUIMICA POR LA VIDA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA Lo es WEST / REGISTRO MARCARIO No procede frente al signo mixto WEST para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y confusión indirecta con la marca mixta WEST QUIMICA POR LA VIDA que ampara productos de la clase 5
Como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, esta S. concluye que se podría generar una confusión indirecta pues se generaría por la presencia de los términos WEST, una idea de asociación errónea en sede del consumidor, pues equivocadamente se puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, en tanto las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación. Además, el signo que se pretende registrar no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes provenientes de la marca registrada. El anterior examen, permite concluir a la S. que entre los signos cotejados, que amparan servicios conexos y complementarios, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00423-00
Actor: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: REGISTRO MARCARIO EXAMEN DE REGISTRABILIDAD CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD REGLAS DE COTEJO MARCAS EN CONFLICTO: WEST REPRODUCCIÓN MARCARIA FALTA DE DISTINTIVIDAD NO TIENE UN ELEMENTO ADICIONAL QUE LE OTORGUE SINGULARIDAD.
La S. decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 48654 del 26 de noviembre de 2008, 4903 del 30 de enero de 2009 y 9880 del 27 de febrero de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo WEST (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
[ ] 2.1 Que se decrete la nulidad de las Resoluciones 48654, del 26 de Noviembre de 2008, 4903 del 30 de Enero de 2009, y 9880 del 27 de Febrero de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca WEST + GRAFICA para distinguir los siguientes productos: C. no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos, artículos comprendidos den la clase veinte (20) internacional.
2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a mi representada, el registro de la marca WEST + GRAFICA, para identificar los productos de la clase veinte (20) internacional, mencionados anteriormente.
2.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la inscripción de dicho registro en los libros de la propiedad industrial.
2.4 Que se ordene a la División de Signos Distintivos, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. [ ].
I.2. Los hechos
Manifestó que el 4 de enero de 2008, la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo WEST para distinguir productos comprendidos en la clase 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: C. no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos.
Expresó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ELECTROQUIMICA WEST S.A. presentó escrito de oposición basado en su registro marcario WEST QUIMICA POR LA VIDA, con certificado 360.010, el cual identifica productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que mediante la Resolución 48654 del 26 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del signo WEST, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
Recordó que mediante la Resolución 4903 del 30 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.
Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución 9880 del 27 de febrero de 2009, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que se violaron los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en los actos administrativos demandados no se demostró que el signo WEST no era perceptible, ni que no era suficientemente distintiva y, además, que tampoco era susceptible de representación gráfica.
En efecto, afirmó que el signo WEST es perceptible, por cuanto la misma es susceptible de ser apreciado y aprehendido por los medios sensoriales del ser humano y asimilado por la inteligencia.
Indicó que el signo es susceptible de representación gráfica, por cuanto el mismo consiste en una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales.
Señaló que es inexistente la identidad o similitud de los signos en conflicto, pues si bien ambos son de carácter mixto, al analizarlos se advierte que predomina la gráfica que va acompañada de otros elementos adicionales a la expresión WEST.
Expresó que se presenta una ausencia de similitud visual, pues la marca WEST QUIMICA POR LA VIDA (mixta) es un conjunto conformado por cuatro elementos nominativos y uno gráfico, en tanto que el signo WEST es un conjunto conformado por un solo elemento nominativo y otro gráfico.
Aseveró que existe ausencia de similitud fonética, pues ambas marcas solo coinciden en la expresión WEST, hecho del cual se puede concluir que el mismo tiene la capacidad de generar confusión o riesgo de asociación, dado que las expresiones WEST y WEST QUIMICA POR LA VIDA, son distintas y diferenciables.
Por otra parte, comentó que en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran las marcas que pertenecen a diferentes titulares que incluyen la expresión WEST, como WESTCORT, WESTWOOD, SULFOWEST, WESTRIN y WEST NILE INNOVATOR.
Afirmó que resulta evidente que los productos identificados con la marca WEST y WEST QUIMICA POR LA VIDA no pueden compartir los mismos canales de comercialización, pues se encuentran dirigidos a distintos consumidores. Es así, que quienes compran los cierres no metálicos de WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, lo hacen para envasar productos farmacéuticos, por lo que se trata de un consumidor muy especial, con conocimiento profesional o técnico que va utilizar en su proceso de producción o el de su compañía.
Finalmente, expresó que los productos farmacéuticos que comercializa ELECTROMECANICA WEST S.A, son productos finales que se comercializan en droguerías, farmacias y almacenes de cadena.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y su adición, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.
Expresó que del simple cotejo del signo solicitado WEST y la marca registrada WEST QUIMICA POR LA VIDA, se observa la semejanza existente, como quiera que en ambas, la expresión que predomina es WEST, por su tamaño y disposición en ambos signos y por ser la expresión que genera mayor recordación, individualización e impacto en el consumidor por tener un significado conceptual concreto, luego, si bien el signo solicitado contiene un elemento gráfico (rombo), este no es suficiente para otorgarle la distintividad necesaria frente a la marca registrada.
Manifestó que si bien es cierto que el signo solicitado busca amparar productos de la clase 20 y la marca solicitada busca proteger productos de la clase 5ª, existe relación entre ambos productos...
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